La procedura di riassegnazione dei nomi a dominio rappresenta uno strumento predisposto nel 2000 dalla Naming Authority italiana e dalla Registration Authority italiana (funzioni ora assunte dal Registro del ccTLD “IT”) allo scopo di prevenire il fenomeno dello cybersquatting, ovvero il cd. accaparramento dei nomi a dominio (con intenti per lo più speculativi).
Tale forma di opposizione – alternativa al ricorso alla magistratura – può essere avviata da chiunque ritenga di aver diritto all’uso di un nome a dominio registrato da altri in malafede e, per il tempo necessario all’accertamento della domanda, il ricorso blocca l’assegnazione del dominio fino alla soluzione della controversia permettendo a chi l’ha promossa di esercitare un diritto di prelazione in caso di eventuale nuova assegnazione. La procedura viene amministrata da organizzazioni denominate “Prestatori del Servizio di Risoluzione delle Dispute” (PSRD) che, nel rispetto del contraddittorio delle parti, verificano se la dichiarazione di chi ha registrato il nome a dominio lede o meno diritti altrui. Ove venga accertata la lesività di detta dichiarazione, il nome a dominio viene trasferito a chi lo ha contestato e sia legittimo titolare di diritti su tale nome.
In merito ai presupposti alla base dell’opposizione, questi sono:

1) l’identità e/o la confondibilità tra il nome a dominio contestato ed eventuali marchi di cui il Resistente sia titolare;

2) la carenza in capo al Resistente di diritti o titoli in relazione al nome a dominio contestato;

3) la mala fede nella registrazione e/o nell’utilizzo del nome a dominio.

Passando ora, dopo questa breve disamina teorica, all’aspetto pratico recentemente la società MSC Mediterranean Shipping Company Holding S.A., lamentando un caso di cybersquatting da parte di un cittadino americano di San Francisco, aveva promosso ricorso, innanzi alla W.I.P.O, per ottenere la riassegnazione del nome a dominio “msc.com”. A conclusione dell’istruttoria la decisione del Collegio è stata, tuttavia, di rigetto della tutela richiesta dalla nota compagnia di navigazione in quanto, tenendo conto dei presupposti sopra esposti, il Collegio giudicante ha stabilito che:

– sussisteva l’identità/confondibilità tra il nome a dominio e i marchi registrati dalla società ricorrente e il marchio MSC impiegato nelle sue forme stilizzate dal sig. Paul Kocher;
– non fosse necessario accertare la sussistenza o meno di diritti e/o interessi nell’utilizzo del nome a dominio in capo al sig. Kocher in quanto tali questioni erano connesse e rilevanti nell’ambito del terzo requisito;
– fosse irrilevante o poco pertinente il fatto dedotto dalla società MSC, ovvero che l’uso di un servizio proxy per la registrazione di un nome a dominio costituisca di per sé espressione di mala fede. All’opposto il Collegio ha valutato a favore del resistente i seguenti elementi:
a) in precedenza il domino era stato assegnato e utilizzato per diversi anni, come proprio acronimo, dalla Molecular Structure Corporation, società che dopo aver cessato la propria attività aveva abbandonato il nome a dominio. In tale periodo, ha evidenziato il Collegio, il nome a dominio ha avuto un utilizzo legittimo del tutto indipendente da MSC Crociere;
b) sul dominio msc.com registrato dal sig. Kocher non vi è alcun strumento pay-per-click, circostanza che porta a escludere eventuali ricavi economici in capo al resistente;
c) il fatto che la ricorrente utilizzi il proprio marchio a livello mondiale non esclude che il sig. Kocher potesse non conoscere la compagnia di crociere (il nome a dominio contestato è composto da una stringa alfanumerica di 3 lettere con potenziali impieghi anche per attività diverse da quelle di MSC), né vi è prova che il Resistente abbia registrato il nome a dominio allo scopo di sfruttare e trarre trarre vantaggio dalla notorietà dei marchi registrati dalla ricorrente.

Difettando, in conclusione, l’ultimo requisito previsto per ottenere la riassegnazione del nome a dominio, il Collegio ha respinto la richiesta di trasferimento. Indubbiamente la pronuncia fa discutere sia per i soggetti coinvolti sia per le motivazioni addotte (per certi versi discutibili in alcuni passaggi), ragione per cui non è da escludersi che il contenzioso abbia a proseguire.

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Diego D'Agostini
Avvocato civilista interessato alle tematiche di diritto bancario, finanziario, societario e fallimentare. Appassionato di diritto delle nuove tecnologie e gambling.